亞律國際專利商標聯合事務所

論新型專利技術報告

然鑒於各產業技術及產品汰換速度的差異性，每個產業申請的專利類別亦有所區隔，如部分產業多以申請發明專利居多，但，發明專利因為需要經過實體審查之過程，其時程約需一年半至三年的時間。故，對於產品汰換性高的市場或謂再發明之結構技術，新型專利審查時間約三個月至六個月，相對符合時間上的需求且仍具專利上排他的權利，然而，值得注意的是新型乃屬形式審查，對新型專利申請案是不進行前案檢索亦不做是否滿足實體要件之判斷，所以此種權利的內容存在著相當不安定性及不確定性。

權利的行使

在新型專利權非屬安定，但又具有排除他人實施之效力的情況下，涉及公眾利益甚鉅，為了防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術的利用及開發，故當新型權利人行使權利時，應提示新型專利技術報告（以下稱新型技術報告），否則將有違反相關法令之虞。

按專利法第116條明定「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告」。由於新型技術報告為表彰新型專利是否具有效性之比對文件，故，在權利尚未確定前貿然發出警告函者，恐有後續賠償的責任問題。又依專利法第117條中所定「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限」。也就是說，事業進行警告行為時若新型權利人已依法提示新型專利技術報告者，萬一有發生如第117條所指之情事，應推定為無過失而無須負賠償負責。

技術報告之內容

申請資格

首先要說明的是，新型技術報告的申請時點及申請資格，專利法中第115條有載明，新型專利只要公告後任何人都可以申請新型技術報告，且可重複申請不限份數。如此規範的原因在於：為使公眾可以藉由新型技術報告了解該專利是否符合專利要件，並判斷可否加以利用、避免侵害他人權利或迴避重複研發，因此立法上不予申請資格上的限制。

有效性之判斷

由於新型技術報告為判斷新型專利是否有效之資料，故其內容係針對申請專利範圍每一請求項進行比對，並將比對結果賦予代碼1至6等，其中：代碼1~3為非具新穎性、進步性之比對結果、代碼4~5為不符先申請原則之比對結果、代碼6為具新穎性、進步性並符合單一性等要件之比對結果。且在逐項比對過程中，得以參據引用文獻及任何人(含申請人)主動提供之資料，納入申請專利範圍全部請求項之創作判斷。

技術報告表示意見書

當比對後該新型專利均不具新穎性及（或）不具進步性要件（比對結果代碼1~3)時，將會發出「技術報告引用文獻通知函」通知新型專利權人儘速於新型技術報告製作完成寄發前（實務作業約1個月），專利權人得針對請求項不予新穎性或進步性之部分，提出技術報告表示意見書（其他相關證據或補強技術報告之資料），而待參酌說明內容後便不再發出通知函，會直接製成技術報告。

值得注意的是，審查時若部分請求項的代碼得為6時，也會直接製作成技術報告而不予進行通知，這讓多數專利權人有感不符期待時，已無法再行闡述意見。又因新型技術報告非行政處分，故不符期待也不得提起行政救濟。

非提起訴訟之前提要件

就目前智慧財產法院於民國101年3月22日作成100年民專上字第33號判決中，示明其若已據實敘明專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，且無違反公平交易法各項禁止規定之情事，即無須負侵權行為損賠責任。意為即使專利權人發函警告他人侵害專利時未提示技術報告書，且專利有得撤銷之事由，惟專利權人若已據實敘明專利權之明確內容、範圍及受侵害之具體事實，即無須負侵權行為之損賠責任，亦非不得提起民事訴訟(憲法第16條規定人民有訴訟之權)，因此，新型技術報告依專利法之規定僅為專利侵權警告函之前提要件，但非訴訟要件；須要注意的是，雖然新型技術報告非侵權起訴之合法要件，然依智慧財產案件審理法第16條第1項，已容許當事人在爭訟程序中就專利權應撤銷、廢止之原因進行辯論，並由雙方針對專利的有效性爭點進行攻防，而在訴訟過程的攻防上，新型技術報告仍是有效性及有無故意過失責任之認定最強而有力的判斷資料，能減少訴訟攻防時的蒐證時間且論及過失責任時相對地避免對方提出反訴的機會。

結論

新型技術報告性質雖非屬行政處分，但仍屬提示警告的必要條件。對於被行使新型權利的一方而言，新型技術報告避免了因舉證不易而難以求償的問題，另一方面，新型技術報告除防止濫權外，同時也支撐了新型權利人於行使權力時的正當性，進而保護新型權利人不落入未正當行使的責任與法令規範中，藉此，新型技術報告成為雙方面的保護傘，也再次重申了新型技術報告的重要性。

而在申請的時點上需要注意的是，由於新型技術報告從申請到製作完成約需6~8個月的時間；故為求新型權利能及早安定及其行使權利時的急便性，在此建議，新型專利公告後便可立即申請技術報告的製作，以預防汰換性高的專利產品，遭受侵權的狀況下，正急需申張其新型權利時，因受限於法條的規範而無法及時提示新型技術報告進行警告，又當下申請（新型技術報告）已屬緩不濟急，繼而造成權利、財產損害的窘況。