亞律國際專利商標聯合事務所

英國脫歐後，歐盟商標及設計權人如何因應？

文 / 陳智菱 副理 整理編輯

商標

已註冊歐盟商標

2021年1月1日起，2020年12月 31日前（含）已經獲得權利的的歐盟商標，將自動於英國擁有一相對應商標。此註冊商標包含原先申請馬德里商標並指定歐盟為延伸地區而獲得權利的商標。

經由申請，歐盟商標權人亦得選擇不在英國擁有一相同商標權。若提出此申請，該商標將被視為在英國自始不存在。

申請中歐盟商標

2021年1月1日起，尚未於2020年12月  31日前（含）獲得權利的的歐盟商標申請人，為獲得英國商標權利，必須於九個月內向英國智慧財產局提出相同商標申請。述明原歐盟商標申請案，英國智慧財產局將會採用原歐盟商標申請日為其英國商標申請日。此英國商標申請將以英國法為審查基準法，並依照英國收費標準收費。

已註冊歐盟商標於英國延展

針對2020年12月31日前（含）已經獲得權利的的歐盟商標，英國智慧財產局將沿用原先商標權期間，商標權人必須於延展期限內向英國智慧財產局提出延展請求，以延續其商標權於英國受到保護。

五年未連續使用廢止

英國法規定五年未連續使用註冊商標存有被廢止之風險。針對從歐盟商標延續至英國之商標，若於2020年12月31日前（含）於歐盟國家境內使用，英國智慧財產局將其視為連續使用；然而於2021年1月1日後，於歐盟國家境內使用該商標，則不再視為於英國境內使用。
 

設計

已註冊歐盟設計

2021年1月1日起，2020年12月31日前（含）已經獲得權利的的歐盟設計，將自動於英國擁有一相對應設計。

申請中歐盟設計

2021年1月1日起，尚未於2020年12月31日前（含）獲得權利的的歐盟設計申請人，為獲得英國設計權利，必須於九個月內向英國智慧財產局提出相同設計申請。述明原歐盟設計申請案，英國智慧財產局將會採用原歐盟設計申請日為其英國設計申請日。此英國設計申請將以英國法為審查基準法，並依照英國收費標準收費。

若原先歐盟設計申請案主張優先權，英國智財局將一併採用。

經由申請， 歐盟設計權人亦得選擇不在英國擁有一相同設計權。若提出此申請，該設計將被視為在英國自始不存在。惟若該歐盟設計正在進行讓於、授權、及相關協商，則歐盟設計權人不得選擇不在英國擁有相同設計專利。

已註冊歐盟設計於英國維持

針對2020年12月  31日前（含）已經獲得權利的的歐盟設計，英國智慧財產局將沿用原先設計權期間，設計權人必須於繳納年費期限向英國智慧財產局繳納年費，以延續其設計於英國受到保護。

英國設計與歐盟設計年費繳納期限相同，每五年繳納一次，權利最長為25年。

延後公告之歐盟設計

若歐盟設計申請人於2020年12月31日前（含）針對其歐盟設計申請延後公告，2021年1月1日後將不會自動於英國擁有一個相對應設計。申請人必須於九個月內向英國智慧財產局提出相同設計申請。英國智財局承認原先歐盟設計申請日及優先權日 ，且該英國設計申請案無需經過英國再次審查。

從上述說明可知，於2020年12月31日前（含）確定的歐盟商標或設計權，其權利人無需採取任何措施，即可擁有相同的英國商標及設計。而未於2020年12月31日前（含）確定的歐盟商標或設計權，英國智財局亦給予長達9個月的時間，讓其申請人於英國提出相同申請，以擁有與原歐盟商標或設計相同基礎的申請案，而有機會獲得相同權利。

若您正在考慮提出歐盟商標或設計申請案，並同時希望在英國獲得保護，由於審查需時，為避免不必要之風險，建議您針對歐盟及英國分別提出申請，以確保在歐盟及英國獲得權利。